經營中的店名被B店註冊走並要求下架，該怎麼辦呢?

一、問題／事實整理（LawChain 原文）

某冰品店（A店）已持續經營長達五十年，於在地消費者間享有相當知名度，然從未申請商標註冊。嗣後，第三人（B）將A店之店名一字不漏地申請商標註冊於冰品類別，並已取得商標權。B隨即發函要求A店不得再使用該店名。A店業者欲瞭解在此情形下應如何因應及保障自身權益。

資料來源：法律圈 LawChain

二、爭點

• A店未註冊商標但已使用五十年，是否得依商標法第36條第1項第3款主張「善意先使用」之抗辯？
• B之商標註冊是否屬於「搶註」行為，A店能否依商標法第48條申請商標評定撤銷？
• A店之店名是否已達「著名商標」之程度，而得依第30條第1項第11款主張B之註冊無效？
• A店善意先使用之範圍是否限於原有營業規模，不得任意擴張？

三、相關法條

• 商標法第30條 — 不得註冊商標之相對事由（含搶註他人著名商標）
• 商標法第36條 — 善意先使用之抗辯及商標權效力不及之情形
• 商標法第48條 — 商標評定之事由（對已註冊商標聲請評定）
• 商標法第57條 — 商標廢止之事由（未使用等）
• 商標法第68條 — 侵害商標權之行為態樣
• 公平交易法第25條 — 不得為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為

四、法律分析

本案A店之核心保障在於商標法第36條第1項第3款之「善意先使用」抗辯。依該條規定，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似商品者，不受他人商標權之效力所及。A店經營冰品生意五十年，遠早於B之商標申請日，且係善意使用自己之店名，完全符合善意先使用之要件。因此，A店得繼續使用該店名，B不得以其商標權禁止A店使用。惟須注意，善意先使用之範圍限於原有之營業規模及地域，A店不得任意擴大使用範圍。

此外，B將A店使用五十年之店名搶先註冊之行為，可能構成「搶註」。若A店之店名在當地已具有相當知名度，足以認定為「著名商標」或「著名表徵」，則B之註冊可能違反商標法第30條第1項第11款（以不正當方法搶先註冊他人著名商標），A店得依第48條向智慧財產局申請對B之商標進行評定，請求撤銷其註冊。提起評定之期限原則上為商標註冊公告之日後五年內，但對惡意搶註著名商標者不受此限。

A店亦可考慮依公平交易法第25條主張B之搶註行為構成「榨取他人努力成果之顯失公平行為」，實務上已有類似案例獲公平交易委員會支持。另外，若B取得商標權後並未實際使用該商標營業，A店亦得依商標法第57條申請廢止B之商標權。

五、結論與建議

結論：A店經營五十年之店名，依商標法第36條善意先使用規定，得繼續使用該店名而不受B之商標權拘束。同時，A店得對B之商標申請評定撤銷，主張其係搶註行為。

1. 立即蒐集並保全A店五十年來使用該店名之證據，包括老照片、舊招牌、報章雜誌報導、營業登記資料、發票收據等。
2. 委任智慧財產權律師，依商標法第48條向智慧財產局對B之商標提起評定，主張其違反第30條第1項第11款或第12款而應撤銷。
3. 同時主張商標法第36條第1項第3款之善意先使用抗辯，回函B表明A店有權繼續使用該店名。
4. 調查B取得商標後是否有實際營業使用，若無則可依第57條申請廢止其商標權。
5. 評估是否另依公平交易法向公平交易委員會檢舉B之搶註行為。
6. 儘速以A店自身名義申請商標註冊，待B之商標被撤銷或廢止後取得自己的商標權。
7. 日後經營中應注意及時申請商標註冊，避免再次發生類似搶註之情形。